Brevetti e marchi > Lotta alla contraffazione

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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: PRINCIPI GENERALI

LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO

La contraffazione di un marchio si verifica con l'adozione, per contrassegnare prodotti dello stesso genere o di genere affine (o, nel caso eccezionale di marchio che goda di rinomanza, anche di genere non affine), di un marchio uguale o simile (confondibile). Si realizza così una situazione volta a creare la possibile confusione nella clientela e tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto. Al titolare del segno distintivo è consentito dalla legge di vietare a terzi l'uso del proprio marchio.

USI LECITI DI UN MARCHIO ALTRUI

L'art.1 bis del R.D. n.929/1942 riguardante la materia dei marchi ("l.m.") prevede un uso lecito di tale segno distintivo nel caso in cui venga adottato a puri fini descrittivi. Un soggetto potrà quindi utilizzare nello svolgimento di un'attività economica i propri dati identificativi (nome ed indirizzo) ed inoltre tutte le indicazioni relative ai propri prodotti (specie, quantità, qualità ed altre caratteristiche) pur se molto simili ad un marchio altrui. E', altresì, consentito dalla disposizione in esame il riferimento diretto ad un marchio registrato quando giovi ad indicare la destinazione di propri prodotti e servizi. E' comunque prevista una condizione per la liceità di tali usi descrittivi: l'essere conformi a principi di correttezza professionale. Esistono, inoltre, ulteriori usi atipici del marchio, non considerati leciti dalla disciplina normativa in quanto si palesano più comunemente come atti di concorrenza sleale, che puri intenti di contraffazione. Tali casi esulano dal nostro argomento; riteniamo quindi soddisfacente il rilevarne soltanto l'esistenza al fine di un quadro generale il più possibile esauriente.

LA CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO

Si possono realizzare diverse ipotesi di contraffazione di un brevetto ai sensi del R.D. 1129/1939 riguardante la materia dei brevetti ("l.i.")
  1. La violazione più evidente si ha nel caso in cui l'invenzione brevettata divenga oggetto di imitazione letterale. Tale contraffazione viene denominata contraffazione integrale o letterale.
  2. Si può, comunque, violare il diritto di brevetto anche attraverso un'imitazione soltanto parziale dell'invenzione altrui. In tal caso le due invenzioni hanno in comune alcuni elementi essenziali volti a configurare una contraffazione non integrale.
  3. Si incorre in un'attività illecita anche nel momento in cui si riproduca la medesima idea inventiva; tale fattispecie giuridica, di natura meramente giurisprudenziale, prende il nome di contraffazione per equivalenti.
  4. Persino nel caso in cui il terzo apporti all'idea inventiva dei miglioramenti egli incorre nella sanzione prevista per un atto di contraffazione in tal caso denominata evolutiva.
  5. L'attività giurisprudenziale straniera ha elaborato una nuova figura di contraffazione detta indiretta, attualmente non prevista dal nostro sistema normativo. Rientrano in tale fattispecie la produzione e la vendita di pezzi di ricambio non sottoposti a brevetto, che per essere operanti si avvalgono di una procedura già brevettata, ed inoltre i nuovi usi di un composto già noto. Il titolare del brevetto, in entrambi i casi, potrà convenire in giudizio l'utilizzatore, ma soltanto nell'ipotesi in cui l'invenzione in oggetto sia destinata ad un uso industriale e strumentale, non quindi finale ed a puro scopo privato.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: TUTELA GIUDIZIALE

LE MISURE CAUTELARI

Le misure cautelari sono espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, e vanno inquadrate nell'ambito dei rimedi diretti a neutralizzare i danni che possono derivare all'attore a causa (o anche a causa) della durata del processo a cognizione piena.

CARATTERISTICHE DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE

La natura cautelare di un provvedimento si desume dalla contemporanea sussistenza delle seguenti caratteristiche: a) deve essere strumentale rispetto al giudizio di merito: mira ad assicurare gli effetti dell'emananda sentenza di merito (anche se il relativo procedimento non ha ancora avuto inizio), in via di anticipazione o di conservazione (elemento funzionale). In particolare non può conseguirsi in via cautelare più di quanto potrebbe conseguirsi in via ordinaria; b) deve essere provvisorio, nel senso che gli effetti che ne discendono sono destinati ad esaurirsi nel momento della pronuncia della sentenza di merito (elemento strutturale); c) il provvedimento deve essere posto a salvaguardia, rispetto ad un determinato pericolo, di un diritto o di' un rapporto giuridico sostanziale.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DI UNA MISURA CAUTELARE

L'adozione della misura cautelare è legata alla contestuale presenza di due condizioni, che il giudice è chiamato ad accertare nel caso concreto: i. il fumus boni iuris, vale a dire la verosimile esistenza del diritto di cui si chiede la tutela: la cognizione del giudice è sommaria, in quanto fondata su una istruttoria non esaustiva, essendo questa riservata al processo a cognizione piena; ii. il periculum in mora, che costituisce la stessa funzione della tutela cautelare: la probabile sussistenza di un danno che può derivare al diritto dell'attore nelle more del processo (in corso o da iniziarsi) a cognizione piena.

COME E QUANDO SI APPLICA UNA MISURA CAUTELARE

Quanto alle disposizioni di procedura, la domanda può essere proposta sia ante causam, vale a dire prima della proposizione, nelle forme ordinarie, della domanda di merito, che in corso di causa di merito (artt. 669 ter e quater).
Nel primo caso la domanda si propone con ricorso al giudice competente per il merito (sicché la riforma rinvia, quanto alla competenza, alle norme ordinarie), nel secondo al giudice istruttore.
E' così previsto che "quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare I' attuazione del provvedimento, il giudice provvede con decreto motivato, assunte ove occorre sommarie informazioni". L'art. 669 sexies cod. proc. civ. dispone tuttavia, per contemperare siffatta previsione, di una misura adottata "inaudita altera parte", che il contraddittorio in tal caso debba essere integrato in tempi rapidissimi; all'esito della udienza a contraddittorio integro il giudice potrà confermare, ma anche modificare o revocare, con ordinanza la misura adottata con decreto. Del pari il giudice provvederà con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio, ove non abbia ritenuto di provvedere inaudita altera parte. La decisione di rigetto non preclude la riproposizione della domanda (art. 669 septies); in caso di accoglimento invece, la parte vincitrice (cui il giudice può imporre comunque una cauzione, art 669 undecies) dovrà instaurare l'azione di merito, entro un termine comunque non superiore a 30 giorni, a pena di inefficacia della misura conseguita (art 669 octies e novies).
La misura cautelare potrà sempre essere modificata o revocata, in caso di mutamento delle circostanze che ne avevano giustificato l' emanazione (art 669 decies).
Di contro l'attuazione delle misure (se hanno ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare, non fare) avviene sotto il controllo dello stesso giudice che le ha adottate (art 669 duodecies).
In ogni caso le ordinanze cautelari, di accoglimento e anche di rigetto (a seguito della sent. Corte Cost. 23 giugno 1994 n. 253), possono essere reclamate innanzi al giudice collegiale (con esclusione del magistrato che ha emesso il provvedimento), la cui cognizione é sostanzialmente equiparata a quella del giudice d'appello (art. 669 terdecies).

TUTELA CAUTELARE DEL MARCHIO E BREVETTO CONTRAFFATTO

Le misure cautelari, nello specifico, sono le seguenti: la descrizione, il sequestro, l'inibitoria, i provvedimenti ex art. 700 c.p.c.. A- La descrizione si attua con l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, assistito da periti, nel luogo in cui si trova il prodotto contraffatto. Valendosi di strumenti anche fotografici, l'Ufficiale redige un verbale in cui descrive l'oggetto costituente la violazione dei diritti di marchio o di brevetto. Tale mezzo cautelare è posto in essere al fine di precostituire la prova della contraffazione. B- Il sequestro ha, invece, la funzione di impedire la circolazione del prodotto contraffatto, tramite la custodia del proprietario o detentore, il quale non può disporne senza l'ordine del giudice. Sia la descrizione che il sequestro devono essere eseguiti entra trenta giorni dalla pronuncia a pena di perdita di efficacia. C- L'inibitoria cautelare, alla stregua del medesimo provvedimento sanzionatorio emesso a conclusione dell'azione di contraffazione, è un divieto, posto in essere dal giudice, di proseguire o riprendere l'attività illecita nel corso del giudizio. Quest'ultima misura cautelare risulta dotata di un'efficacia tale da configurarsi come una vera e propria "vittoria anticipata" dell'attore.

AMBITO ATTUALE DI APPLICAZIONE DELL'ART. 700 C.P.C.

L'art. 700 c.p.c. trova tuttora applicazione in materia di marchi di fatto (non registrati nè in corso di registrazione, cfr art. 9 l.m.), non tutelati dalla disciplina specialistica e di concorrenza sleale. Ciò per conseguire un provvedimento di inibitoria; va poi considerata anche la tutela offerta dalle norme generali sui sequestri e in materia di ATP. Inoltre l'art. 700 può affiancare le misure tipiche, quali l'inibitoria o il sequestro, al fine di disporre provvedimenti complementari, per la migliore attuazione della misura tipica (ad es. tale norma è utilizzata per erogare provvedimenti di sequestro o di accantonamento presso un custode di prodotti contraffattivi, ovvero per erogare specifici ordini di ritiro dal mercato degli stessi). La giurisprudenza segnala, peraltro (anche al fine di tracciare i confini tra misura tipica e atipica) che il procedimento ex ad. 700 c.p.c. richiede l'accertamento del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, non richiesto dalle misure tipiche della legge marchi. In altri termini la verifica del periculum in mora è più rigorosa per la misura atipica che per quelle nominate.

ULTERIORE APPLICAZIONE ART. 700 C.P.C.

La giurisprudenza ha individuato uno spazio ulteriore, e singolare, di applicazione dell' art. 700 c.p.c.: il ricorso per conseguire, in via preventiva, l'accertamento della legittimità dell' uso di un marchio, vale a dire del carattere non contraffattivo dello stesso. Si tratta di uno strumento, in qualche modo, pericoloso per lo stesso ricorrente: questi, infatti, "gioca" d'anticipo nei confronti di potenziali avversari, che potrebbero proporre nei suoi confronti un'azione, anche cautelare, di contraffazione; ma ovviamente rischia che questi ultimi, convenuti in sede di accertamento negativo, in via riconvenzionale chiedano la repressione di quella contraffazione che il ricorrente intendeva negare in radice. L'accertamento può avere ad oggetto l'esistenza del diritto dell'attore, se ed in quanto questo è oggetto di contestazione, ovvero l'inesistenza del diritto di colui che vanta pretese nei confronti dell'attore. L'altrui contestazione, inoltre, non deve consistere in una semplice manifestazione di opinioni, ma deve esser seria ed oggettivamente apprezzabile; può anche consistere nel vanto di un proprio diritto da parte di un soggetto nei confronti dell'attore, che ritiene quel diritto inesistente.
In generale, il titolare del diritto, a fronte delle altrui concrete e specifiche contestazioni, può agire in mero accertamento positivo del proprio diritto, o negativo, vale a dire dell'inesistenza del diritto altrui (di contro non possono accertarsi, in via preventiva, meri fatti). Infatti, con l'azione di mero accertamento, si sostituisce ad una situazione di incertezza giuridica una situazione di certezza obiettiva. La giurisprudenza, consequenzialmente, ha ritenuto ammissibile anche la tutela cautelare atipica, vale a dire un provvedimento d'urgenza che anticipa gli effetti dichiarativi della decisione di merito. Nel campo del diritto industriale, 1'incertezza sull'uso legittimo o meno di un marchio può comportare ritardi nella produzione e negli investimenti, e tradursi in una perdita di clientela che, se non frenata, è irreparabile.
Non sono assenti profili di concorrenza sleale; un imprenditore che riceve una diffida a non utilizzare un certo marchio, indicato - anche ingiustamente - come in contraffazione di altro spettante all'autore della diffida, ha interesse a chiarire con immediatezza la sua posizione, mentre 1'azione ordinaria di accertamento, per la lunghezza dei giudizi, si rivela poco idonea.

L'AZIONE DI CONTRAFFAZIONE

Il titolare del marchio o del brevetto contraffatto è legittimato a proporre un'apposita azione giudiziaria, l'azione di contraffazione appunto, volta ad ottenere la condanna del contraffattore e l'erogazione delle sanzioni previste dalla legge per tale attività illecita.

SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'AZIONE

Oltre al proprietario del marchio o del brevetto, risultano legittimati all'azione di contraffazione colui che ha depositato domanda di registrazione di marchio o brevetto ed il licenziatario in esclusiva del marchio. Sono, altresì, ancora accese le diatribe dottrinali e giurisprudenziali per quanto riguarda il licenziatario senza esclusiva del marchio.

GIUDICE COMPETENTE

Giudice competente per il giudizio di contraffazione è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo i criteri stabiliti dall'art.57 l.m. e gli artt.75 e 76 l.inv.

ONERE DELLA PROVA

E' interessante la norma processuale prevista dall'art.77 l.inv.e dall'art. 58 l.m.. Tale disposizione non prevede un onere della prova della validità del brevetto a carico del titolare; peserà bensì sul contraffattore dar prova della liceità della sua condotta o dell'invalidità del brevetto in questione.

SANZIONI

Nel caso di sentenza di accertamento della contraffazione, sono previste dalla legge sia sanzioni penali che civili. Di maggior rilievo, e più frequentemente adottate, risultano le sanzioni civili: le principali sono l'inibitoria ed il risarcimento del danno. Per inibitoria si intende l'ordine con cui il giudice ingiunge alla parte soccombente di cessare o non continuare la propria attività illecita. Nel caso in cui il contraffattore si rifiuti di adempiere all'ordine dell'Autorità Giudiziaria, incorrerà nella sanzione penale prevista dall'art.388 c.p., che disciplina l'ipotesi di una dolosa mancata esecuzione di un provvedimento del giudice. Per quanto riguarda la tutela del marchio l'art.66, comma 2, l.m. prevede la possibilità di fissare il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza di accertamento: tale disposizione si configura come un rafforzamento dell'ordine di inibitoria. Una norma corrispondente la rinveniamo nell'art.86 l.inv.: nel caso di mancata cessazione o ripresa dell'attività illecita il soccombente dovrà versare una penale. Nel caso in cui il contraffattore abbia compiuto l'attività illecita con dolo o colpa egli potrà essere condannato al risarcimento del danno in favore del titolare del segno distintivo. Affinché, dunque, vi sia una condanna al risarcimento, l'atto illecito dovrà essere eseguito con dolo o colpa ed aver arrecato un danno, secondo quanto disposto dall'art.2043 c.c. Problematica che investe il risarcimento del danno è la sua quantificazione che può essere rimessa ad un ulteriore giudizio: in tale ipotesi l'azione di contraffazione si conclude con una condanna generica prevista dall'art.278 c.p.c.. Nel caso in cui il giudice del giudizio di contraffazione ritenga di poter quantificare il danno, lo farà in via equitativa (art.86 l.inv. e art.66, comma 2, l.m.). Un'ulteriore sanzione di cui spesso molti imprenditori si avvalgono è la pubblicazione della sentenza su giornali o riviste a spese del contraffattore. Tale forma di pubblicità, prevista dall'art.85 l.inv. e l'art.65 l.m., può spesso giovare notevolmente al mercato del prodotto contraffatto e può essere erogata soltanto su richiesta del titolare del marchio o del brevetto. In materia di marchio l'art.66, comma 1, l.m. prevede, inoltre, come disposizione sanzionatoria la distruzione di qualsiasi segno, prodotto o materiale inerente all'attività di contraffazione. Per quanto riguarda il diritto di brevetto e la sua tutela penalistica l'art.88 l.inv. prevede una multa fino a due milioni di lire, nel caso in cui il terzo utilizzi dolosamente un'invenzione brevettata altrui senza l'autorizzazione del titolare. Addirittura l'art.423, comma 2, c.p. dispone, in caso di falsità materiale dell'attestato di brevetto, una reclusione fino a tre anni ed una multa fino ad ottocentomila lire. Come d'altronde abbiamo già rilevato, le sanzioni penali sono raramente applicate; viene, quindi, favorita, in materia di segni distintivi, la tutela civilistica e cautelare.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: IL MARCHIO COMUNITARIO

Il regolamento sul marchio comunitario - regolamento CE n. 40/94 del 20 dicembre 1993 (reg.) - disciplina organicamente la materia delle controversie relative alla contraffazione e alla validità dei marchi comunitari, prevedendo al riguardo la competenza dei Tribunali dei marchi comunitari, ex art. 91 reg., designati dagli Stati Membri nel proprio territorio. L' art 99 reg. prevede la competenza dei Tribunali ordinari nazionali, e non solo di quelli comunitari, per la adozione di misure provvisorie e cautelari a protezione di un marchio comunitario registrato o di una domanda di marchio comunitario ancora pendente. Ciò, si noti, anche se la competenza a conoscere il merito appartiene al Tribunale dei marchi comunitari di un altro Stato. Per determinare chi sia il giudice competente si dovrà fare riferimento alla legge nazionale; in particolare, quanto alla competenza per territorio, occorre fare riferimento alla circoscrizione territoriale dei Tribunali ordinari, e non della diversa competenza territoriale dei tribunali per i marchi comunitari.
E' possibile applicare le misure previste dai singoli ordinamenti nazionali, nonostante che la competenza a conoscere nel merito spetti ad un Tribunale dei marchi comunitari di altro Stato Membro. L'art 99 reg. prevede, quanto alla competenza, l'applicazione dei criteri indicati in generale dall'art. 93 reg. Le misure adottate, salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione, sono efficaci nel territorio di qualsiasi stato membro, ex art. 99 reg.

MISURE CAUTELARI

Va segnalato, per i risvolti cautelari, che l'art. 98 reg. prevede che un Tribunale dei marchi comunitari, allorché accerta che il convenuto abbia contraffatto un marchio comunitario, o comunque compiuto atti di contraffazione, può emettere ordinanza inibitoria alla continuazione degli atti di contraffazione o che possono costituire una minaccia di contraffazione. Tale misura è analoga all'inibitoria ex art. 63 l.m. per garantire I' osservanza della misura. Il Tribunale può adottare i provvedimenti necessari, secondo la legge nazionale.
In definitiva, quindi, le sanzioni saranno diverse a seconda delle legislazioni che si applicano. Peraltro l'art. 98.2 reg. dispone che, il Tribunale è chiamato ad applicare la normativa vigente nello Stato Membro nel territorio del quale gli atti di contraffazione sono stati compiuti. Se si tratta di contraffazioni compiute in più Stati, il Tribunale adotterà normative diverse per i diversi atti di contraffazione, a seconda dello Stato in cui sono stati commessi.