Brevetti e marchi > Schede informative generali

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IL PATRIMONIO TECNOLOGICO E COMMERCIALE DELL'IMPRESA

La capacità di una impresa di competere con successo nei confronti dei propri concorrenti dipende da due fattori principali: il suo patrimonio tecnologico e il suo patrimonio commerciale.

IL PATRIMONIO TECNOLOGICO

Il patrimonio tecnologico può essere definito come l'insieme delle conoscenze necessarie per la fabbricazione dei prodotti e per l'applicazione dei procedimenti produttivi. Le conoscenze tecniche possono essere prese in considerazione sotto un duplice profilo: il primo è quello della possibilità di farne uso ed il secondo è quello dell'adozione di misure che ne escludano l'uso da parte dei concorrenti. Per potere fare uso delle conoscenze tecniche, è evidente che l'impresa deve prima ottenerle o realizzandole in proprio, o facendole realizzare per proprio conto su commissione da terzi, od acquisendole da terzi. La tecnologia che ci si appresta ad elaborare o ad acquisire potrebbe non risultare utilizzabile lecitamente quando risulti già "coperta" da diritti anteriori di terzi quali, ad esempio, diritti di brevetto. Per assicurarsi l'uso esclusivo delle tecnologie prodotte dall'impresa è necessario ricorrere ad apposite forme di tutela quali la tutela brevettuale e la tutela del segreto.

IL PATRIMONIO COMMERCIALE

La nozione di immagine commerciale si può definire come la specifica identità di una impresa quale è percepita dalla sua clientela. Questa identità è resa riconoscibile mediante l'uso di segni, che assumono la funzione di segni di riconoscimento per la clientela grazie al loro uso continuativo ed alla loro diffusione mediante attività promozionali e pubblicitarie. Per proteggere adeguatamente l'immagine commerciale è chiaro che si deve procedere alla tutela dei diversi elementi che la costituiscono tramite il deposito dei propri marchi e il deposito di modelli e disegni ornamentali.

I BREVETTI

L'istituto brevettuale è nato per promuovere il progresso e lo sviluppo tecnico. Secondo gli intendimenti del legislatore questo scopo dovrebbe essere raggiunto attraverso due vie; da una parte, il brevetto dovrebbe servire a promuovere l'attività creativa, fornendo all'inventore un incentivo di carattere economico, derivante dallo sfruttamento in esclusiva dell'invenzione; da un'altra parte, esso dovrebbe promuovere lo sviluppo delle conoscenze tecniche in tutti i campi attraverso la pubblicazione dell'invenzione.

UTILIZZAZIONE DEL BREVETTO

Un primo modo per utilizzare il brevetto consiste nell'ottenerlo per un ritrovato che si intende realizzare in esclusiva. Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di realizzare, usare e commercializzare l'idea brevettata. Il titolare di un brevetto ha la facoltà di agire (in un qualsiasi istante della vita del brevetto) contro chiunque realizzi e/o utilizzi e/o commerci l'idea brevettata sul territorio in cui è stato rilasciato il brevetto stesso. Un secondo modo di utilizzazione del brevetto consiste nel venderlo o nel darlo in licenza a terzi. Un terzo modo di utilizzare il brevetto consiste nell'ottenerlo per un ritrovato la cui produzione non è di immediato interesse per l'azienda, per cui si deve ritenere che il brevetto abbia, in questo caso, solo la funzione di impedire che i concorrenti brevettino lo stesso ritrovato chiudendo in questo modo all'azienda eventuali sviluppi in determinate direzioni. E' da sottolineare che i brevetti incrementano in modo considerevole il patrimonio e quindi il valore dell'azienda.

COSA BREVETTARE

Una idea nuova non deve necessariamente presentare, per essere considerata una invenzione brevettabile, dei caratteri di novità e di originalità eccezionali, ma consistere in una soluzione di un problema tecnico, che risulti in qualche modo vantaggiosa. Conviene tutelare con il brevetto il risultato di una qualsiasi ricerca che abbia comportato un investimento importante di denaro. Il brevetto è un bene equiparabile ad un investimento a lungo termine e di conseguenza la convenienza di depositare un brevetto non deve essere giudicata sulla possibilità di realizzare un utile immediato, ma prendendo in considerazione la futura attività dell'azienda e gli eventuali sviluppi che potranno verificarsi nel ramo della tecnica durante il periodo di validità del brevetto.

QUANDO BREVETTARE

Un brevetto non del tutto completo subito è sempre meglio di un brevetto assolutamente completo poi. Brevettare quando l'idea è stata completamente sviscerata comporta dei rischi notevoli, sia in quanto può permettere ad altri di brevettare per primi la stessa idea, sia in quanto quest'ultima rischia di venire divulgata ad esempio tramite contatti con i fornitori.

COME BREVETTARE

Un errore che l'imprenditore deve assolutamente evitare è quello di pretendere che le idee inventive vengano sempre protette con brevetti di invenzione, e aspettando per brevettare la "grande invenzione" e considerando come di serie B il brevetto per modello di utilità e per modello ornamentale. Dove è opportuno, è meglio fare uso di questi altri due strumenti, piuttosto che non fare nulla.

DOVE BREVETTARE

Mentre la decisione circa il deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia può essere presa con discreta facilità, quella connessa con il deposito della stessa domanda all'estero comporta sempre la valutazione di un elevato numero di elementi, a causa della maggiore complessità delle procedure e dell'elevato costo che si deve affrontare.

IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

E' la forma più diffusa di brevettazione per un ritrovato e, nella maggior parte dei paesi, è l'unica forma di brevettazione possibile per un ritrovato avente caratteristiche tecniche, ovvero che rappresenti la soluzione, strutturale o funzionale, di un problema tecnico. La durata del brevetto è di 20 anni dalla data di deposito.

I REQUISITI DI BREVETTAZIONE

NOVITA'

- Un ritrovato diventa brevettabile solo se, al momento della sua brevettazione, esso non è stato divulgato (commercializzato, mostrato in fiera, ecc.). La circolazione di notizie tra persone legate dal vincolo del segreto (dipendenti, progettisti, fornitori, ecc.) non è considerata divulgazione.

ORIGINALITA

- L'oggetto del brevetto non deve risultare ovvio ad un tecnico del ramo alla data in cui la domanda di brevetto viene depositata.

INDUSTRIALITA'

- Il trovato deve essere prodotto o utilizzato nell'industria, intendendo come tale anche l'agricoltura organizzata. Non sono brevettabili i metodi commerciali (per esempio un metodo di vendita diretta al pubblico), i giochi (mentre sono brevettabili gli strumenti di gioco), i metodi puramente matematici, i metodi chirurgici o diagnostici (mentre sono brevettabili le macchine che attuano tali metodi), il software commerciale (tipo paghe, contabilità, ecc.), mentre è brevettabile il software applicato al controllo di un processo industriale (ad esempio il software di una centralina controllo motore di un veicolo).

IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA

Il brevetto Italiano può essere richiesto direttamente o tramite un consulente in proprietà industriale da ogni persona Italiana o straniera, fisica o giuridica. La domanda di brevetto è resa pubblica a 18 mesi dalla data di deposito. Una qualsiasi azione legale può essere avviata contro terzi o dopo 18 mesi dalla data di deposito in Italia per una domanda Italiana di primo deposito, o dopo 18 mesi dalla data di deposito nel Paese di primo deposito per una domanda Italiana estensione di una domanda di brevetto straniera, o dalla data in cui la domanda Italiana (non ancora resa pubblica) è stata notificata a terzi. Per mantenere in vita un brevetto è necessario, oltre a versare la tassa di deposito al momento del deposito, versare delle tasse annuali a partire dal quarto anno dalla data di deposito.

IL MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITA' IN ITALIA

Il modello di utilità è un tipo di brevetto da utilizzarsi nel caso di piccole invenzioni, le quali coinvolgano idee inventive con originalità piuttosto modeste. Le modalità di deposito e di ottenimento sono identiche a quelle descritte per il brevetto di invenzione e la protezione ottenibile è pure identica. L'unica differenza evidente consiste nella durata del monopolio ottenibile che, mentre per il brevetto di invenzione è di 20 anni, per il modello di utilità si riduce a soli 10 anni sempre a partire dalla data di deposito. Per mantenere in vita un modello di utilità è necessario, oltre a versare la tassa di deposito al momento del deposito, versare, alla scadenza del primo quinquennio, una tassa per il secondo quinquennio.

REGISTRAZIONE DEI BREVETTI A LIVELLO INTERNAZIONALE

L'estensione della domanda di brevetto, nella pratica, viene diretta verso quei Paesi dove esiste una industria concorrente, con lo scopo appunto di impedire che in tale area territoriale vengano originati prodotti in grado di raggiungere anche i mercati di altri Paesi. In altri casi, l'estensione viene diretta in quei Paesi dove si prevede la commercializzazione del ritrovato. La decisione per l'estensione di una domanda di brevetto costituisce un problema delicato di valutazione, che deve essere risolto, non solo tenendo conto del parere dell'inventore, ma attraverso l'intervento di esperti del marketing e dei tecnici della produzione. Questa decisione, in genere, non viene presa immediatamente dopo la presentazione della domanda Italiana, ma alcuni mesi prima dalla scadenza dei termini di priorità; esistono infatti solo pochissime invenzioni che, sin dal loro concepimento, mettono in evidenza la loro capacità di produrre un certo reddito; per la maggior parte di queste le possibilità di sfruttamento si possono intravedere solo dopo un certo periodo dalla data di deposito della domanda, attraverso valutazioni di carattere tecnico e con una attenta analisi dei mercati.

PRIORITA'

Chiunque depositi in un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione di Parigi (praticamente quasi tutti i Paesi) una domanda di brevetto ha diritto, per il periodo di un anno dalla data del primo deposito, a depositare in qualsiasi momento corrispondenti domande di brevetto in altri Paesi della Convenzione facendo retrocedere la data effettiva di deposito nel Paese estero alla data del primo deposito.

REGISTRAZIONI NAZIONALI

Un primo modo di estendere all'estero la propria domanda di brevetto consiste nel depositare, in ciascun paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda Italiana originaria.
Una volta depositate le varie domande estere, ciascuna di esse proseguirà per conto suo, con procedure diverse da Paese a Paese. Esistono sostanzialmente due differenti modalità attraverso e quali si giunge all'ottenimento di un brevetto all'estero: in alcuni Paesi il brevetto viene rilasciato unicamente a seguito di una procedura amministrativa formale come in Italia. In base ad una seconda modalità, invece, il brevetto viene concesso solo dopo aver superato un vero e proprio esame tecnico, attraverso il quale vengono valutati i requisiti di novità e di originalità.

IL BREVETTO EUROPEO

Con il nome di "brevetto Europeo" si indica una procedura centralizzata di deposito e di rilascio di brevetto, oggetto della Convenzione per il Brevetto Europeo (CBE). Questa procedura non fornisce, al suo termine, un brevetto Europeo, inteso come un unico brevetto valido in tutti i Paesi richiesti, ma, bensì, un fascio di brevetti nazionali ad esempio un brevetto Francese, un brevetto Tedesco, ecc., che da quel momento in poi vivranno ciascuno di vita propria, nel senso che per ciascuno si pagheranno le tasse di mantenimento nazionali e ciascuno potrà essere abbandonato indipendentemente dagli altri. Il brevetto Europeo è una procedura che non tratta i Paesi aderenti come un tutto unico omogeneo e quindi gli interessati a seguire tale procedura, possono scegliere, nell'ambito dei Paesi aderenti, solo quelli di effettivo proprio interesse e depositare una unica domanda che, però, vale a coprire solamente i Paesi scelti.

PAESI MEMBRI

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Liechtenstein.

PAESI ASSOCIATI

Albania, Lettonia, Lituania, Macedonia, Romania e Slovenia,

DOMANDA

Consiste nella presentazione presso un Ufficio Nazionale dei Paesi membri, o presso l'Ufficio Europeo (sedi a Monaco, Aia e Berlino), di una domanda di brevetto.

ESAME FORMALE

Viene eseguito dall'Ufficio che riceve la domanda il quale, dopo aver verificato di poter assegnare una data di deposito, trasmette la domanda all'Ufficio Europeo che esegue la ricerca (centralizzata presso l'Ufficio dell'Aia) e che provvede al resto dell'esame formale. Prima dell'esame formale (meglio alla presentazione) la domanda deve essere tradotta in una delle tre lingue ufficiali della CBE: francese, tedesco od inglese.

RICERCA DI NOVITA'

Viene effettuata dall'Ufficio Europeo di ricerca attraverso banche dati brevettuali e non ed attraverso altri tipi di documentazioni. L'esaminatore che esegue la ricerca prepara poi il rapporto di ricerca che viene inviato al richiedente od al professionista in brevetti che rappresenta il richiedente.

PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA

Si esegue al diciottesimo mese a contare dalla data di deposito Europeo o di priorità.

ESAME DI MERITO

L'esame inizia su richiesta del titolare della domanda entro il sesto mese dalla pubblicazione del rapporto di ricerca e dopo aver pagato la tassa prescritta. Il brevetto viene concesso solo dopo aver superato un vero e proprio esame tecnico, attraverso il quale vengono valutati i requisiti di novità e di originalità.

RILASCIO

Il ricevimento della comunicazione di rilascio avvia la procedura di rilascio. Questa prevede il pagamento di una tassa di rilascio e di stampa, e l'invio di una comunicazione da parte del titolare con la quale si accetta formalmente il testo della domanda come rilasciato dalla divisione di esame. Va presentata, inoltre, la traduzione delle rivendicazioni come concesse nelle altre due lingue ufficiali. Da questo momento in poi si entra in una fase post-rilascio, cosiddetta della "nazionalizzazione", in cui si deve effettuare per ciascun Paese designato il deposito di una traduzione del testo rilasciato nella lingua di quel Paese.

OPPOSIZIONE

Dal momento della pubblicazione della menzione di rilascio comincia a decorrere anche un altro termine, quello di "opposizione", che è di nove mesi. Entro tale periodo qualunque terzo può, pagando una tassa, depositare presso l'Ufficio Europeo, una relazione di motivazioni contro il rilascio del brevetto, accompagnandola con la relativa documentazione di prova. Se l'opposizione è accolta, la pratica del brevetto passa alla Divisione di Opposizione che sentendo le parti decide se respingere l'opposizione (mantenendo il testo come concesso), se revocare il brevetto, oppure se mantenere il brevetto in forma modificata per esempio con rivendicazioni più limitate.

IL PCT

Con il termine PCT viene indicata una Convenzione Internazionale nota come "Patent Cooperation Treaty", la quale è una via di mezzo tra la procedura dei depositi nazionali e quella del brevetto Europeo, ma estesa, al contrario di quest'ultimo, anche fuori Europa. Tale Convenzione si basa su tre punti: Prima fase (capitolo I della Convenzione, a cui aderiscono tutti gli Stati contraenti): a) presentazione di una domanda internazionale unica, valida per tutti i Paesi aderenti che vengono designati, b) effettuazione di una ricerca internazionale unica, e Seconda fase (capitolo II della Convenzione, a cui aderiscono solo un numero limitato degli Stati contraenti): c) eventuale effettuazione di un esame internazionale di brevettabilità che, però, non sostituisce (ma aiuta) gli esami nazionali eventuali.

LINGUE UFFICIALI

Cinese, francese, giapponese, inglese, russo, spagnolo e tedesco.

BREVETTO PER MODELLO ORNAMENTALE E DISEGNO ORNAMENTALE IN ITALIA

La forma che si protegge mediante il modello ornamentale deve avere una finalità puramente estetica e non essere dettata da finalità tecniche. E' pertanto evidente che il modello ornamentale è destinato a proteggere i prodotti della Moda e del cosiddetto "Design". Di conseguenza il deposito di modelli ornamentali deve avere un interesse particolare per quelle aziende che costruiscono prodotti il cui successo commerciale è legato, in tutto od in parte, alle caratteristiche estetiche dei prodotti stessi, ovvero al modo di percezione che, del prodotto, hanno i consumatori. A volte quando un oggetto possiede sia elementi puramente estetici che elementi di carattere funzionale, risulta possibile proteggere gli elementi estetici con il deposito di una domanda per modello ornamentale e gli elementi funzionali con il deposito di una domanda di brevetto di invenzione o di modello industriale di utilità. La durata del modello ornamentale è di 15 anni dalla data di deposito e tasse per il mantenimento in vita sono quinquennali.

MODELLO ORNAMENTALE MULTIPLO

E' possibile depositare con la stessa domanda fino a cento modelli.

IL MODELLO INTERNAZIONALE

Il modello internazionale prevede un unico deposito di modelli ornamentali singoli e multipli in un determinato numero di Paesi aderenti all'Accordo dell'AIA. La domanda internazionale esplica in un Paese designato i medesimi effetti di un brevetto nazionale per modello ornamentale. Il modello internazionale dura 5 anni ed è soggetto a rinnovi e la sua durata minima in ciascun Paese deve essere di 10 anni (5 più almeno un rinnovo); è permessa nei singoli Paesi una durata maggiore, diversa da Paese a Paese.

I BREVETTI NEL CAMPO CHIMICO E FARMACEUTICO

I brevetti in tale campo sono considerati un capitolo a sé in quanto la materia da essi trattata ha delle peculiarità ben diverse da quelle che si incontrano per esempio in campo meccanico che è stato l'unico campo tecnico preso in considerazione quando sono state sviluppate le legislazioni brevettuali. La principale differenza, a livello operativo, tra un brevetto meccanico o elettronico ed un brevetto chimico, sta nel come viene organizzata la descrizione. In campo chimico il cuore della descrizione è costituito da esempi di attuazione che sono organizzati come brevi "report" sperimentali di laboratorio, nei quali si descrivono le operazioni effettuate ed i risultati ottenuti, eventualmente con riferimento a diagrammi e tabelle. Un'altra peculiarità del brevetto chimico consiste nel fatto che la descrizione deve essere preferibilmente diretta a dimostrare la non ovvietà dell'invenzione. Questa dimostrazione si può dare attraverso una serie di esempi comparativi in cui le sostanze oggetto dell'invenzione vengono testate per vedere se soddisfano certi parametri tecnologici necessari per la risoluzione del problema tecnico alla base dell'invenzione. Nel caso di brevetti farmaceutici la descrizione deve essere corredata anche da test tossicologici e, se possibile, da test clinici. E' infine una peculiarità del brevetto chimico e farmaceutico, la possibilità di ribrevettare, in funzione di un nuovo uso, una sostanza già nota e/o una sua ovvia variante.

LE BIOTECNOLOGIE

Risulta possibile brevettare l'applicazione alla chimica ed alla farmaceutica dei progressi che si realizzano nella manipolazione genetica. In questo campo, il confine tra invenzione e semplice scoperta scientifica (come tale non brevettabile) è molto labile e la linea di demarcazione è segnata dalla risposta alla domanda che sempre permette di identificare una invenzione: la scoperta che ho fatto risolve un problema tecnico? Se la risposta è sì, allora non solo la possibilità, ma l'opportunità di depositare un brevetto è ben presente ed occorre coglierla.

LE NUOVE VARIETA' VEGETALI

In considerazione della crescente importanza economica del settore e delle peculiarità dell'industria agricola, è stata introdotta, dapprima nei singoli Paesi, e, successivamente, a livello comunitario, un brevetto "speciale", riservato a proteggere, con il diritto brevettuale di esclusiva, i creatori (detti "costitutori") di nuove varietà vegetali.

LE RICERCHE BREVETTUALI

La letteratura brevettuale (costituita dall'insieme delle descrizioni depositate con le domande) deve essere considerata una letteratura tecnica di prim'ordine. In essa, inoltre, è anche contenuta l'informazione sulla base della quale un imprenditore può stabilire cosa è lecito o non è lecito realizzare senza violare brevetti altrui e quali attività possano essere considerate a rischio. Pertanto, la letteratura brevettuale può essere strumento preziosissimo nell'indirizzare il lavoro di ricerca e di progettazione. Al fine di evitare di effettuare investimenti improduttivi, è necessario stabilire correttamente gli obiettivi da raggiungere nell'attività di ricerca e di progetto e, a tal fine, è evidente l'utilità di conoscere a fondo in cosa consiste l'attività brevettuale delle aziende concorrenti. In questo modo si evitano di sviluppare prodotti che possono interferire con validi brevetti dei concorrenti e di essere esposti ad azioni legali. Inoltre si evita di riprogettare all'ultimo minuto con elevati costi e magari con risultati tecnicamente poco soddisfacenti e/o economicamente più onerosi. La conoscenza delle linee di sviluppo dei prodotti della concorrenza permette spesso di ricavare stimoli, suggerimenti ed informazioni, utili per lo sviluppo della propria attività di progetto e ricerca, ed inoltre permette di individuare in che direzione procede l'attività di ricerca e progetta dei concorrenti. Un'ulteriore utilizzazione dell'informazione brevettuale consiste nel valutare il grado di novità e di originalità di una propria domanda di brevetto e quindi di decidere se depositare o meno domande di brevetto all'estero.

I MARCHI

IL VALORE DEL MARCHIO

Il marchio, appena viene ideato, non è che una semplice parola, un disegno, o un altro segno. Se cioè si calcolasse il valore commerciale del marchio in questo momento, esso risulterebbe pressoché pari a "zero". Con la pubblicità e l'uso in commercio, il valore commerciale del marchio risulta largamente superiore a quello riscontrato al momento della sua ideazione. Questo dipende dal fatto che il marchio, in seguito al suo utilizzo ed alla pubblicità, diventa un fattore di produzione di reddito e di potenziali utili per l'impresa.

IL MARCHIO COME SEGNO DI RICONOSCIMENTO E COME MESSAGGIO

Il marchio è uno strumento in grado di attivare e di rendere stabili i rapporti tra l'impresa ed i propri clienti. Infatti il marchio è un "segno di riconoscimento" dei prodotti e dei servizi di un'impresa, non diversamente da come il nome od una fotografia consente il riconoscimento di una persona. Se non esistessero i marchi, i prodotti sarebbero del tutto anonimi ed i consumatori finirebbero per operare le proprie scelte di acquisto in modo casuale. La presenza del marchio, invece, permette di distinguere un certo prodotto da tutti gli altri. Inoltre al marchio di prodotto viene associata una determinata identità costituita da certi caratteri e qualità. In sostanza il marchio è un "messaggio" che rileva l'identità del prodotto di una impresa come per esempio a seconda del tipo di prodotto: la genuinità, salubrità, ecologicità, affidabilità ecc. Il marchio viene infatti riconosciuto e percepito dal consumatore come un unico messaggio globale in termini di garanzia di qualità dei prodotti, affidabilità dell'impresa, appartenenza ad un certo status sociale o stile di vita e così via.

COS'E' IL MARCHIO

Il marchio è un diritto esclusivo di utilizzare una certa parola, un disegno od un altro segno per contraddistinguere prodotti e servizi. Esso consente al proprio titolare di impedire a terzi di usare una certa parola, disegno od altro segno distintivo. Mediante il marchio l'impresa riesce a ritagliarsi un ambito di rapporti esclusivi con la clientela; in altri termini, il marchio è uno strumento che, sotto il profilo commerciale, serve a proteggere il rapporto tra l'impresa e la propria clientela da possibili ingerenze della concorrenza. Il diritto esclusivo sulla parola od altro segno, attribuito dal marchio, ha un'efficacia territoriale limitata ai Paesi per il quali il marchio viene depositato e registrato.

I LIMITI MERCEOLOGICI

Il marchio ha un'efficacia merceologicamente limitata ai prodotti identici od affini a quelli di registrazione salvo la tutela prevista per i marchi "di rinomanza" o marchi "notori". Sussiste affinità quando il consumatore può ragionevolmente ritenere che prodotti diversi provengano da una stessa impresa, come avviene, ad esempio, nel settore della moda, nel quale è abituale che chi produce abbigliamento produca anche borse, profumi ed altri articoli. E' consigliabile comunque che l'impresa depositi il proprio marchio per tutte le tipologie di prodotti i proprio interesse.

LA CONFONDIBILITA' TRA I SEGNI

La protezione del marchio non è limitata alla specifica parola depositata, ma si estende anche a segni simili. La valutazione della somiglianza fra i segni non è sempre agevole: può trattarsi di somiglianza grafica (marchi visivamente confondibili), fonetica (marchi con pronuncia simile) o concettuale (marchi con analogo significato). A questo proposito, e buona regola evitare il deposito di marchi troppo complessi in quanto risulterebbe più difficile difenderli da marchi altrui.

COME SI SCEGLIE UN MARCHIO

Quando si sceglie un marchio, non sempre si tiene conto del fatto che il nome od il disegno prescelto può influire sulla validità o meno del marchio ed in caso di marchio valido sulla possibilità di tutela. Un marchio è nullo quando manca di "capacità distintiva" o quando non è "nuovo". Per possedere "capacità distintiva" il marchio non deve identificarsi con la denominazione generica del prodotto e non deve presentare indicazioni descrittive per esempio per designare la destinazione, il valore, la quantità, la provenienza geografica, la qualità, ecc. Per essere "nuovo" il marchio deve essere diverso da segni anteriormente adottati da terzi. Un marchio è debole quando si avvicina alla denominazione generica del prodotto senza però coincidere con questa. In sostanza un marchio è debole quando i concorrenti possono lecitamente depositare ed utilizzare un marchio che si differenzia da quello anteriore anche solo per lievi variazioni. Un marchio è forte quando non ha alcuna attinenza con la denominazione generica del prodotto. In questo caso il concorrente è tenuto ad un più intenso obbligo di differenziazione.

DOVE E QUANDO DEPOSITARE IL MARCHIO

Una volta individuati i marchi più idonei ai propri scopi occorrerà impostare una adeguata strategia di deposito di tali marchi. In primo luogo, occorrerà individuare i Paesi nei quali si intende ottenere la tutela. Questa scelta deve essere operata considerando che i costi di deposito del marchio non sono particolarmente elevati se il deposito è limitato a pochi Paesi. In linea di massima, i Paesi da proteggere con il marchio dovrebbero essere quelli dove si trovano i concorrenti e quelli che costituiscono il principale mercato di sbocco dei prodotti. Una volta individuati i Paesi prescelti, si dovrà verificare, nei limiti del possibile, che il marchio sia un segno distintivo registrabile in tali Paesi e che non esistano marchi od altri diritti anteriori di terzi negli stesi Paesi che possano impedire non solo il deposito di un valido marchio ma anche la lecita commercializzazione dei prodotti. In sostanza devono essere avviate delle ricerche almeno tra i marchi identici o simili.

DEPOSITO DEL MARCHIO IN ITALIA

In Italia, il deposito di un marchio avviene mediante presentazione di una apposita domanda all'Ufficio Brevetti e Marchi, generalmente per il tramite della locale Camera di Commercio. Nella domanda si riportano i dati relativi al richiedente, quelli del mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, la sua descrizione, le classi ed i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione. La domanda è inoltre corredata della dichiarazione di protezione e di vari documenti, tra i quali gli esemplari del marchio e la documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento delle tasse di deposito.
Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio.
Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda è può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno. Il mancato uso del marchio per un qualsiasi periodo continuativo di cinque anni, dalla data di registrazione, ne comporta la decadenza per i prodotti e/o servizi per i quali non è stato usato.
In Italia l'Ufficio Brevetti e Marchi esegue un esame sostanzialmente formale volto ad individuare l'eventuale presenza di elementi ostativi alla registrazione quali ad esempio: il carattere descrittivo del segno, l'adozione di un segno di uso comune in commercio o nel linguaggio corrente, la contrarietà del segno all'ordine pubblico od al buon costume, il carattere ingannevole del segno e così via.

DEPOSITI ALL'ESTERO DEL MARCHIO

Se, oltre all'Italia, si desidera ottenere una tutela del proprio marchio anche all'estero, è possibile procedere a depositi nazionali del marchio, paese per paese, in ciascuno degli Stati esteri di proprio interesse. La durata dei marchi all'estero è generalmente di dieci anni, ma può essere diversa in alcuni Paesi. Il marchio, come avviene in Italia, può essere rinnovato per ulteriori periodi di pari durata. Anche i marchi dei vari Paesi esteri, di norma, sono soggetti a termini di decadenza per non uso.
In alcuni Paesi esteri il locale Ufficio Brevetti e Marchi esegue un esame sostanziale del marchio ed in particolare esegue un esame di novità verificando che il marchio non sia identico o simile ad altri marchi anteriori.

IL MARCHIO INTERNAZIONALE

Il "marchio internazionale" è previsto dall'Accordo di Madrid a cui aderiscono: Albania, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaijan, Benelux, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Popolare di Corea (Corea del nord), Croazia, Cuba, Egitto, Francia, Germania, Italia, Kazakistan, Kyrgystan, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Marocco, Repubblica di Moldavia, Monaco, Mongolia, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, San Marino, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Svizzera, Tajikistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam, Yugoslavia. E' da notare che non si tratta di un marchio avente una efficacia internazionale o sovranazionale. Si tratta, invece, di una procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che, salvo motivi di rifiuto in uno o più Paesi, dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i Paesi designati nella domanda.

Successivamente al deposito internazionale, la domanda di marchio viene presa in esame dagli Uffici Brevetti e Marchi competenti dei Paesi designati. L'esame segue le procedure in vigore nel singolo Paese designato.

IL MARCHIO COMUNITARIO

Il marchio comunitario rappresenta un vero e proprio marchio con efficacia sovranazionale in quanto il suo ambito territoriale è costituito da tutti i Paesi dell'Unione Europea. Il marchio comunitario possiede un carattere unitario, nel senso che esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza o di nullità ed il suo uso può essere vietato solo per la totalità dell'Unione Europea e non solo per singoli Paesi di essa. E' possibile utilizzare delle modalità di conversione del marchio comunitario nei vari marchi nazionali.

La normativa applicabile al marchio comunitario non è riconducibile alle singole normative nazionali in materia di marchi, ma è dettata direttamente nel Regolamento istitutivo del marchio comunitario. Il marchio comunitario si richiede mediante un unico deposito presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) che esegue l'esame della domanda.